Por: Erick Iriarte, Socio del Area de Derecho y Nuevas Tecnologías, Iriarte & Asociados (http:/www.iriartelaw.com)

Abstract

¿Que tienen en común las marcas: sothebys, bbva, google, rpp, metro, wong, msn, despegar.com, cuzqueña, salfa, kotear y magaly tv?. Todos han recuperado nombres de dominios .pe que terceros tenían.

¿Qué mecanismo han utilizado para recuperar sus nombres de dominio? ¿Cómo se utiliza dicho mecanismo? ¿cuánto tiempo se requiere? ¿qué implica este sistema para rel registro de nombres de dominio? ¿cuál es el futuro de este sistema de resolución de disputas?

Antecedentes

La Local Dispute Resolution Policy – ccTLD .pe (o LDRP-Pe) es la política de resolución de disputas del ccTLD .pe adoptada en diciembre del 2007, en el momento que se hizo el cambio a las políticas de registro que se encuentran actualmente vigentes para nombres de dominio bajo el ccTLD .pe. Este profundo cambio requería cambiar las políticas de resolución de disputas (aunque en sentido estricto eran de prevención de disputas) que se establecieron en el año 2000.[1]

El cambio de políticas del año 2007, implico la posibilidad que el sistema permitiera el registro en línea, por parte de cualquier nacional o extranjero, sin limitación de cantidad, ni una revisión previa[2]  pudiera registrar cualquier combinación de caracteres que no se encontrará previamente registrada, además se incorporo el sistema de registradores que permite que entidades puedan facilitar el registro por diversas plataformas alrededor del mundo.

Cabe señalar que estas políticas permitieron el registro de caracteres IDN (como la ñ o las á, é, í, ó o ú), permitiendo que registro de dominios como niño.com.pe o fútbol.pe pudieran ser posible. Y un cambio que resulto fundamental fue la denominada apertura del segundo nivel, lo que facilita el registro de dominios en segundo nivel del tipo: hola.pe, nivea.pe, coca-cola.pe, entre otros.

El resultado fue el esperado, un crecimiento permanente en el tiempo del cctld .pe, siendo que las referencias de su uso se pueden ver desde sitios webs oficiales, campañas de marketing, sitios de sociedad civil hasta campañas políticas y de activismo social, pasando por las páginas de empresas y entidades académicas que sienten en el .pe una extensión que les da identidad, pertenencia y sobre todo una facilidad en su registro.

Todas estas nuevas políticas entraron en vigencia el 8 de diciembre del 2007, pero previo a ello se dio un tiempo a los que ya tenían registros bajo el .pe, para que pudieran de manera preferente registrar sus dominios bajo el segundo nivel directo (cambio importante en las políticas dado que una vez abierto el sistema los mecanismos de control serían ex-post y no ex-ante).

¿El resultado?, al 30 de noviembre del 2007 habían 17859 nombres de dominio bajo el .pe, a la fecha a casi cuatro años del cambio de políticas hay 53454 nombres de dominio registrados bajo el .pe (un dato interesante es que actualmente hay mas registros bajo el segundo nivel que todos los que había cuando se cambiaron las políticas). Es decir el registro de dominios bajo el .pe ha aumentado en un 200% en estos 3 años y medio de vigencia de las nuevas políticas.

Y al mismo tiempo que se modifican las políticas de delegación de nombres de dominio, el gobierno de Perú firmaba diversos acuerdos de libre comercio, entre ellos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que indicaba en su capítulo 16 (Derechos de Propiedad Intelectual) [3]:

“Artículo 16.4: Nombres de Dominio en Internet

1. A fin de abordar el problema de la piratería cibernética de marcas, cada Parte requerirá que el administrador de nombres de dominio del país de nivel superior (“country-code top-level domain” o ccTLD) disponga de procedimientos apropiados para la resolución de controversias, con base en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (1999).

2. Cada Parte requerirá que el administrador de su ccTLD, proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto de los que registren nombres de dominio.”

Esta obligación que se generaba en el TLC con USA buscaba que los ccTLDs también generaran mecanismos de protección tanto a titulares de marcas como a titulares de los nombres de dominio.

Solo cabe señalar que las discusiones del TPPA también incluirían una cláusula sobre nombres de dominio en la misma línea del TLC con USA.

La apertura del mercado y el TLC con USA sirvieron de base para el desarrollo de las políticas de resolución de disputas bajo el ccTLD .pe, que se denominan: LDRP-Pe.

La política de resolución de disputas: LDRP-Pe

La política LDRP-Pe se basa[4]  en los siguientes principios:

“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios anteriormente registrada o solicitada en Perú y sobre la que el reclamante tiene derechos.

2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

Bajo este proceso se han tenido a la fecha 18 procesos de LDRP-Pe (2008: 3; 2009: 3; 2010: 9; 2011: 3)

Estos 18 procesos se han presentado en el transcurso de los pasados tres años, siendo que el año 2010 es donde mayor cantidad de casos (9) se han presentado, representando el 50% del total de los casos.

De todos los casos presentados el 78% (14 casos) han implicado transferencias de nombres de dominio a quienes iniciaron los procedimientos que sumados a los casos terminados anticipadamente (11% - 2 casos) que implicaron  también la transferencia a quien iniciaba el proceso, es decir 89% de los casos terminaron en una transferencia de los nombres de dominio. En todos los casos el titular del nombre de dominio poseía una marca registrada en el Perú (aún los casos de empresas extranjeras) y segundo es que se trata de marcas del mercado peruano en su gran mayoría (Wong, cuzqueña, magaly tv, rpp, por ejemplo).

Cabe destacar que los casos no solo ha sido de terceros que tenían nombres de dominio por su interés en poder obtener un beneficio, sino también hay casos de registro de nombres de dominio de competidores en el mercado. En general los procedimientos no han sido respondidos por los titulares de los nombres de dominio, sobre todo ante la evidencia causal.

Un elemento importante es que todas los procesos requirieron la sustentación de los tres principios de una manera conjunta, es decir no solo se protegía al titular marcario, sino que se tenia que demostrar que el tercero estaba actuando de mala fe y no tenia intereses legítimos en el nombre de dominio.

Es relevante el caso rechazado dado que aún sin tener un derecho marcario la demanda fue presentada, siendo que el argumento básico fue que un término genérico del mercado no pudiera ser registrado por un solo competidor de dicho mercado. Finalmente el sistema protegió el hecho de que un término puede ser registrado si el mismo no afecta derechos de terceros previamente registrados.

No podemos dejar de mencionar que la actividad desarrollada para la utilización de la LDRP-Pe como mecanismo de recuperación pronto y efectiva de nombres de dominio, y que ha permitido el crecimiento del ccTLD .pe

El futuro próximo

Como parte de los diálogos internacionales en la necesidad de poder ampliar la gama de derechos que se pudieran proteger desde un instrumento el ccTLD .pe ha publicado unas políticas modificadas que amplían la gama de derechos que pueden ser invocados para iniciar un proceso de LDRP-PE, siendo que la política que estará vigente desde el 8 de septiembre del 2011[5]  indica:

"La Política resolverá las controversias que surjan respecto al registro o uso de nombres de dominio y derechos de terceros, cuando concurran las siguientes circunstancias:

1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:

a. marcas registradas en el Perú, de manera previa al registro de dominio y sobre la que el reclamante tenga derechos; o

b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú; o

c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú; o

d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú

e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas; y

2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe"

Este cambio recoge la necesidad de poder ampliar los instrumentos de protección a titulares que encuentran que sus nombres de dominio han sido previamente registrados por terceros, pero también la política se ha creado para proteger a los titulares de posibles abusos, dado que la necesidad de que se requieran estos tres principios de manera conjunta es clave.

De igual modo es clave de mostrar que el cctld .pe tiene como prioridad la comunidad local de Internet por ello su enfoque en la protección de derechos protegidos en el Perú, siendo de esta manera se fomenta también el desarrollo local.

El segundo cambio que presentan estas nuevas políticas es la posibilidad de que los procesos de resolución de disputas sean completamente digitales, esto tiene dos premisas. La primera es permitir el ahorro de costos de envío de documentación en físico y con ello procesos más ágiles dado que son enteramente digitales y en segundo va dentro de la filosofía de protección del medio ambiente y con ello la no utilización de papel.

Casi al final…

El desarrollo de políticas de resolución de disputas tiene que permitir la estabilidad del sistema, tanto en el crecimiento como en proteger la titularidad de los nombres de dominio y facilitar a terceros que ven sus derechos vulnerados que puedan acceder a dominios que otros han tomado sin legitimos intereses.

De igual modo hay que reconocer que la implementación de UDRP ha sido un avance en diversos ccTLD’s de América Latina, tanto en su versión original como en su versiones adecuadas a las legislaciones nacionales como son las LDRP, que han permitido el crecimiento de los ccTLDs y por ende del mercado de nombres de dominio de una manera estable y sobre todo protectiva de los derechos.

Finalmente, reconocer que de manera concreta en el ccTLD .pe la implementación de la LDRP-Pe ha brindado la oportunidad de proteger derechos de terceros, ser protectivo con los titulares de dominios que legítimamente tienen dominios y permitir el crecimiento del ccTLD .pe[6]

[1] El sistema que se estableció en el 2000 para prevención de disputas se denomino: Sistema de Oposiciones, que estaba basado en que si existia un tercero que previamente tuviera un derecho previamente registrado sobre una combinación identica de caracteres a un nombre de dominio solicitado pudiera oponerse a que se delege.

[2] Estas políticas sin embargo para los .mil y .gob tienen un control y verificación por parte de la ONGEI

[3] http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/downloads/documento/16_Propiedad_Intelectual_limpio.pdf (texto completo)

[4] Una nota importante es que estas políticas están como tan vigentes hasta el 8 de septiembre, que se actualizarán con las que citamos en el siguiente sección de este artículo, que las toman de base y las mejoran, pero dado que estamos haciendo un análisis de los casos desde la entrada de la vigencia de la política el 8 de diciembre del 2007.

[5] http://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias4.pdf (texto de la política nueva)

[6] Como equipo desde Iriarte & Asociados (http://www.iriartelaw.com) nos ha tocado tanto iniciar procesos, como negociar su terminación anticipada y asistir a otros colegas en procesos especializados, tanto bajo el .pe como en otros TLDs, permitiendonos ganar una experiencia en estas temáticas que compartimos.